Contratti con i designer

Clausola

Commento

Testo

Parti, committente

Nell’ipotesi presa in considerazione dalla presente scheda, committente è un soggetto privato che incarica un designer per la creazione di disegni e modelli che saranno oggetto di sfruttamento (da parte del committente stesso) nell’ambito della propria attività industriale.

La Società ....................... con sede in ...................., C.F. ................., P. Iva n. ......................., in persona del Legale Rappresentante sig. ......................
(di seguito denominata la Committente)

Parti, designer

L’incarico viene conferito ad un designer professionale, di regola un architetto, o ad uno studio specializzato.

l’arch. ....................... con domicilio in ....................., C.F. ..................., P. Iva n. ......................,
(di seguito denominato il Designer)

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto sarà la creazione di disegni e modelli relativi a specifici prodotti che saranno oggetto di industrializzazione da parte della committente.

Il contratto potrà prevedere alcuni oneri aggiuntivi a carico del designer:
i. realizzazione di prototipi, a sua cura e spese (o a spese del committente);
ii. assistenza alla committente nella fase di industrializzazione dei prodotti;
iii. approntamento di modifiche ai disegni originali, nel caso ciò si rendesse necessario per una migliore industrializzazione dei prodotti.

Sarà, inoltre, opportuno specificare i tempi di  presentazione degli elaborati (disegni e modelli) e degli eventuali prototipi, anche disciplinando il tutto con separato articolo.

Con il presente contratto, la Committente affida al Designer, alle condizioni e per i compensi di seguito riportati, l’incarico di:
a) predisporre i disegni ed i modelli necessari realizzazione, sviluppo ed industrializzazione di ...............;
b) fornire l’assistenza tecnica nelle varie fasi di industrializzazione dei prodotti ricavati da detti disegni e modelli;
c) provvedere alla realizzazione di campioni o prototipi;
d) .......................

Il Designer si impegna ad apportare ai propri disegni e modelli le modifiche che si rendessero necessarie per una migliore industrializzazione dei prodotti.
Tali modifiche non comporteranno comunque alcuna variazione dei compensi dovuti al Designer ai sensi del presente accordo.

Es. clausola sui tempi di esecuzione:
Il Designer si impegna ad eseguire l’incarico affidatogli in n. ... (..........) giorni di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto (oppure: entro e non oltre il ..........) e, comunque, secondo i tempi di esecuzione di seguito meglio specificati.
Il Designer si impegna a presentare i primi elaborati entro ... (.........) giorni dalla firma del contratto. La Committente comunicherà per iscritto la sua accettazione, la richiesta di eventuali modifiche o il rifiuto di ogni modello entro n. ..... (..........) giorni dal loro ricevimento.
I disegni e modelli rifiutati dovranno essere immediatamente restituiti al Designer e su questi la Committente non avrà nessun diritto.
Nel caso di accettazione dei primi elaborati preliminari il Designer si impegna inoltre a consegnare gli elaborati definitivi entro n. ..... (..........) giorni dalla data di approvazione dei preliminari stessi.
Qualora il Designer abbia ricevuto l’incarico di predisporre campioni o prototipi, la realizzazione degli stessi avverrà entro n. ..... (..........) giorni dalla consegna degli elaborati definitivi.

Obbligo di segretezza

Molto spesso, la committente fornisce al designer preventive informazioni riguardanti, seppur a mero titolo esemplificativo, progettazione, ricerca e sviluppo dei propri prodotti; prodotti e procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità del committente); mezzi di produzione ed altri beni aziendali; organizzazione della produzione o dell’azienda, ecc. E’ opportuno prevedere, per dette informazioni che possono costituire un know how per la committente, specifico obbligo di segretezza a carico del designer (e dei dipendenti e collaboratori di questo).

 Tale obbligo potrà estendersi anche ai risultati delle attività creative commissionate ed a tutto il materiale ad esse inerente.

Il Designer si impegna, per l’intera durata dell’incarico nonché successivamente al completamento dell’incarico stesso, al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti gli elaborati, disegni, informazioni e quant’altro gli venga comunicato dalla Committente - o sia stato dal Designer stesso appreso in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile - ai fini dell’esecuzione dell’incarico stesso. In particolare, devono intendersi vincolati al presente obbligo di riservatezza tutti gli elaborati, disegni ed informazioni concernenti, seppur a mero titolo esemplificativo, progettazione, ricerca e sviluppo dei prodotti della Committente; prodotti e procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità della Committente); mezzi di produzione ed altri beni aziendali; organizzazione della produzione o dell’azienda.
L’obbligo di riservatezza si estenderà inoltre su tutti gli elaborati, disegni, modelli ed altro realizzati dallo stesso Designer in esecuzione del presente incarico, senza limitazione temporale alcuna.
In attuazione di quanto sopra disposto, il Designer si obbliga pertanto a non rivelare a terzi (Società, enti o persone fisiche) o ad utilizzare in proprio od altrui favore, se non ai fini dell’esecuzione dell’incarico, elaborati, disegni, modelli ed informazioni coperti dal presente vincolo di riservatezza. Il Designer garantisce tale riservatezza adottando anche tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale collaborano all’esecuzione dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 1381c.c..
Tutta la documentazione coperta dal presente vincolo di riservatezza (sia in forma cartacea che informatica) rimangono di esclusiva proprietà della Committente e dovrà essere prontamente restituita alla Committente ad ultimazione dell’incarico.
(eventuale) In caso di violazione del vincolo di riservatezza come sopra determinato, il Designer corrisponderà alla Committente a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro ........,00 (...................../00), fatti salvi gli eventuali maggiori danni che dovessero essere dimostrati.

Proprietà industriale sui disegni e modelli ed attribuzione dei diritti sui risultati dell’attività creativa

Possibili  alternative:

1. diritto alla registrazione dei modelli attribuito alla committente, che ne sopporterà tutti i costi;
2. diritto attribuito al designer, con diritto della committente ad ottenere da questo una licenza, di regola a titolo oneroso, con pagamento di  una data percentuale (royalty) sugli introiti che la committente realizzerà con la commercializzazione dei prodotti coperti da tutela privatistica (es. sul fatturato realizzato dalla vendita dei prodotti, dedotte spese ed imposte varie).

Nell’ultima ipotesi sopra prevista [lett. b)], sarà necessario anche prevedere un’ulteriore clausola con la quale si definisca la durata del contratto (che potrebbe comunque risolversi anticipatamente se – anche in questo caso per espressa previsione contrattuale – la committente decidesse di non realizzare e commercializzare più i prodotti caratterizzati dal modello), oltre ad una clausola che disciplini le conseguenze dello scioglimento del rapporto contrattuale (es. obbligo di retrocedere al Designer tutti i diritti di sfruttamento del modello nonché dei diritti conseguenti alla registrazione, obbligo di smaltire le giacenze di magazzino, etc.).

Alle alternative sopra previste corrisponderà anche l’effettiva proprietà dei risultati dell’attività creativa commissionata (disegni e modelli) e di tutta la documentazione relativa, sia cartacea che informatica, che dovrà eventualmente essere consegnata alla committente.

Nella scheda viene riportato un esempio di clausola contrattuale ai sensi della quale tutti i diritti vengono riservati alla committente.

In ogni caso, il nome del designer dovrà adeguatamente figurare (sul prodotto, sui cataloghi o in altro modo che le parti andranno fra loro a definire). Se il nome del designer si caratterizza anche per la sua notorietà, si potrà anche assistere ad uno sfruttamento da parte della committente del nome e dell’immagine del designer medesimo, aspetto evidentemente da tener ben in considerazione, specie per le attività promozionali e pubblicitarie compiute dalla committente.

La Committente acquista a titolo originario tutti i diritti di sfruttamento economico sulle opere e le creazioni realizzate in esecuzione del contratto, remunerando specificatamente il corrispettivo pattuito all’art. … anche l’acquisto della proprietà intellettuale ed industriale di quanto realizzato dal Designer. Pertanto non potrà essere sollevata dal Designer alcuna richiesta di royalties, fees od altri corrispettivi anche successivamente alla conclusione del presente contratto per lo sfruttamento da parte della Committente di quanto creato.
I documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato dal Designer in esecuzione del presente contratto, consegnato dal Designer alla Committente, sarà di esclusiva proprietà di quest’ultima.
La Committente si riserva il diritto di richiedere a livello nazionale, estero, comunitario ed internazionale, nei casi previsti dalla legge, la protezione del design creato a proprio nome ed a proprie spese, indicando come autore il designer.

Garanzie del designer sulle opere create

Dovrà essere garantito dal designer che le opere da lui create abbiano i requisiti della novità e del carattere individuale previsti dalla norma (art. 31 del Codice della proprietà industriale – D.Lgs. n. 30/2005). Questo si concretizza attraverso una formulazione della clausola che preveda che le opere dallo stesso realizzate non costituiscano imitazione di altre opere già presenti nel mercato, esponendo conseguentemente la committente ai rischi della contraffazione.

Il designer dovrà inoltre garantire (a fronte dell’acquisto di tutti i diritti da parte della committente) che non farà uso dei disegni e modelli realizzati per conto della committente stessa anche per dare esecuzione ad eventuali commesse provenienti da terzi né che realizzerà opere che risultino imitazioni di quelle realizzate in esecuzione dell’incarico.

Il Designer garantisce che non sussistono diritti di terzi su quanto realizzato ed acquisito dalla Committente e che le opere realizzate non violano i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

Il Designer si obbliga a non utilizzare documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato in esecuzione del presente contratto anche nell’esecuzione di altre commesse né a realizzare opere che costituiscano imitazioni di quelle oggetto del contratto stesso.

Corrispettivo

Potrà consistere in una somma fissa o variare secondo quanto in precedenza indicato (es. somma fissa più royalty sugli introiti).

Se viene previsto che la proprietà dei risultati delle attività creativa spettino alla committente, sarà opportuno specificare anche che tale corrispettivo risulti remunerativo dell’acquisto di tutti i diritti di sfruttamento economico di detti risultati oltre che di tutto il materiale relativo.

Per la realizzazione dei disegni e modelli, nonché per l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei prodotti, la Committente riconoscerà al Designer un compenso di complessivi Euro ...............,00 (........................../00), più Iva, da corrispondersi, con separati anticipi, nella misura di .................., alle seguenti scadenze: ................... .
Il compenso sopra indicato deve intendersi, per espressa volontà delle parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall’incarico nonché remunerativo anche dell’attività creativa e, quindi, remunerativo anche della cessione di tutti i diritti connessi ai sensi del precedente art. ...... del presente contratto.

Es. compenso basato su fisso e royalty:
Per la realizzazione dei disegni e modelli e per la cessione di tutti i diritti connessi ai sensi del precedente art. ...... del presente contratto, nonché per l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei prodotti, la Committente riconoscerà al Designer un compenso di complessivi Euro ...............,00 (................../00).
Quale compenso ulteriore, la Committente verserà al Designer una percentuale del ...% sul fatturato di vendita del prodotto, al prezzo di listino al rivenditore, al netto di .............. Tale riconoscimento avrà valore fino alla cessata produzione e/o commercializzazione del prodotto.
La Committente fornirà trimestralmente l’elenco delle fatture relative alle vendite effettuate. Il Designer avrà diritto di controllare direttamente o tramite persona da lui autorizzata, e gradita al Committente, l’entità delle vendite.
I pagamenti saranno effettuati trimestralmente in via posticipata in ragione delle vendite effettuate dalla Committente o comunque entro ... (..........) giorni dalla scadenza del relativo trimestre.

Clausola sulla licenza
(nel caso di previsione di una licenza per lo sfruttamento dei modelli)

Aspetti da prendere in considerazione:

1. livello dei canoni (royalty)
2. durata della licenza
3. presenza o assenza di clausole di esclusiva
4. possibilità di sublicenziare

Clausola arbitrale

E’ preferibile che la risoluzione delle eventuali controversie venga demandata ad un arbitrato, così da mantenere il dovuto riserbo sulle attività creative commissionate.
La materia potrebbero però non essere arbitrabile (ex art. 806, comma II, c.p.c.) se tali attività fossero condotte da un designer, persona fisica, sulla base di una collaborazione che si concretizzi in una prestazione di opera continuative e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art.  409 c.p.c.).

Si propone nella scheda un esempio di arbitrato regolamentato che rimanda alle camere arbitrali delle camere di commercio territorialmente competenti.

Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di ……………….. mediante arbitrato …………., con lodo secondo ….., da n. …. arbitro/i nominato/i in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Foro competente (In alternativa alla clausola arbitrale)

Qualora le parti preferiscano rivolgersi all’autorità giudiziaria, potranno indicare nel contratto il foro competente a dirimere le controversie.

Foro esclusivo competente per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto è quello di ………….

Data, Firme

E’ importante datare il contratto e farlo sottoscrivere ai soggetti muniti di potere negoziale. Porre altresì attenzione alle clausole vessatorie (es. clausola arbitrale o clausola sul foro di competenza in esclusiva) che necessitano di approvazione specifica (cd. doppia firma) ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.